Como enviar e como responder uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca?

A notificação extrajudicial por uso indevido de marca pode aparecer na sua vida em duas situações diferentes: uma é quando sua marca, já registrada no INPI, sofreu algum tipo de plágio e você precisa enviar uma notificação.

E a outra é quando você – por não fazer uma pesquisa de viabilidade ou não fazer o registro no INPI – acaba cometendo um plágio de marca. Nesse caso, é bem provável que você receba uma notificação extrajudicial.

Agora, me conta: alguma dessas situações aconteceu com você e com sua empresa?

Se você quer saber como agir diante dessas situações, precisa ficar por dentro de todas essas informações. Vamos lá.

O que é uma notificação extrajudicial?

Antes de mais nada, você precisa compreender o que é uma notificação extrajudicial. Pois bem. Como o próprio nome sugere, a notificação indica levar ao conhecimento de alguém algum fato. É notificar alguém sobre algo.

Nesse caso, a notificação é extrajudicial porque não envolve um conflito judicial. É, portanto, um instrumento que compreende uma tentativa amigável de resolver uma questão, sem dar início a um processo judicial.

Em outras palavras, a notificação extrajudicial é um documento formal que serve para comprovar: primeiro, que se comunicou a situação à pessoa interessada. E, depois, que o notificado tomou conhecimento do fato. É uma via de mão dupla.

Quer dizer, depois de receber a notificação com a devida comprovação de entrega, o notificado não pode alegar desconhecimento do conteúdo.

Então, a notificação serve para:

• comprovar;
• responsabilizar; e
• solicitar o cumprimento de uma obrigação.

Por esse motivo, é um instrumento fundamental na tentativa de resolver conflitos sem entrar na esfera judicial. Contudo, caso seja necessário, também é um documento importante para começar a fazer provas para um futuro processo judicial.

Quando acontece o uso indevido de marca?

Para completar o conceito, é importante retomar as situações em que acontecem o uso indevido de marca. Inclusive temos um artigo completo sobre uso indevido de marca, caso você queira saber mais.

De forma geral, o uso indevido de marca acontece quando alguma empresa reproduz ou copia uma marca que já existe.

Ou seja: é um plágio de marca.

O plágio pode ser feito com o intuito de confundir os consumidores: as pessoas acabam comprando um produto, pensando que estão comprando outro.

Exemplos de uso indevido de marca

Por exemplo, um leite condensado que usa a nomenclatura “mulher” e uma imagem de uma camponesa com lata de leite na cabeça plagiando a empresa tradicional de leite condensado “Moça”.

Nesse caso, é provável que o plágio realmente tenha o objetivo de confundir consumidores. Afinal de contas, o leite condensado Moça é bastante reconhecido em todo território nacional.

Mas, é claro, também existem condutas que não são intencionais. Então, por exemplo, um restaurante de Florianópolis registra sua marca “Lagosta”. Depois de algum tempo, descobre que já existe um restaurante “Lagosta” mais antigo, com marca registrada em Recife.

Quer dizer, nesse caso, o uso indevido de marca aconteceu por puro desconhecimento. Por esse motivo é tão importante fazer uma pesquisa de viabilidade de marca.

De todo modo, mesmo que não exista a intenção ou má-fé, deve-se arcar com as consequências de usar indevidamente uma marca.

Por que fazer uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca?

Nessas situações, a notificação extrajudicial serve para informar que alguém está infringindo o direito de outra empresa de usar a marca com exclusividade.

Aa partir da notificação extrajudicial, a empresa plagiadora fica ciente de que já existe outra marca igual ou semelhante.

Sendo assim, o objetivo principal da notificação extrajudicial é fazer com que a empresa notificada respeite o direito da notificante de usar a marca com exclusividade e pare de utilizá-la.

Como fazer uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca?

O primeiro passo para notificar uma marca é ter em mente que a notificação deve ser clara, assertiva e apresentar todos os pontos da questão. Então, deve-se apresentar o notificante e os fatos com o máximo de detalhes possíveis.

Outra questão importante é criar meios suficientes para comprovar o recebimento da notificação extrajudicial.

Nesse ponto, o Aviso de Recebimento (AR) dos Correios é uma forma segura de confirmar que a notificação foi entregue ao destinatário. Isso porque, assim que recebe a correspondência, a pessoa destinatária assina um documento. Essa é uma importante prova documental.

O que deve conter em uma notificação extrajudicial?

De forma geral, a notificação extrajudicial por uso indevido de marca deve ter quatro informações bastante claras:

1. Marca remetente

2. Marca destinatária

3. Descrição dos fatos

4. Comprovação de recebimento da notificação

Logo de início, deve-se informar que se trata de uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca enviada pela empresa remetente.

No corpo do documento, devem-se apresentar os fatos. É nesse momento que se explica por que a outra empresa está infringindo o direito de marca de terceiros. E lembre-se: todas as informações são importantes. Quanto mais detalhes, melhor será a justificativa da notificação.

É importante, também, enviar os documentos que comprovam:

• a data do registro da marca;
• qual é o seu logotipo; e
• por que as marcas são semelhantes ou iguais.

Por fim, deve-se requerer que a notificada pare de usar a marca indevidamente. Quer dizer, pede-se que cesse o uso imediatamente ou responda a notificação em um prazo específico.

Caso contrário, é importante informar que buscar-se-ão as medidas judiciais cabíveis para garantir os direitos exclusivos de marca.

A marca precisa estar registrada no INPI para enviar uma notificação?

O registro no INPI protege os direitos da sua marca. Ou seja, a partir do registro, garante-se exclusividade do direito sobre a marca, em todo território nacional, dentro do mesmo segmento econômico.

Não é necessário que a marca já esteja registrada no INPI. Contudo, é recomendado que já se tenha iniciado o pedido de registro.

Isso porque, apesar de ainda não ter o registro da marca, a partir do pedido de registro se configura uma presunção do direito. Portanto pode-se presumir que a marca será registrada.

Sem o registro no INPI,entretanto, fica mais difícil reunir provas de que você desenvolveu a concepção daquela marca antes da cópia. E em via de regra, a empresa que primeiro registrou a marca recebe o direito de usá-la com exclusividade.

A notificação extrajudicial é uma prova que pode ser utilizada em processo judicial?

Sim, através da confirmação da entrega da notificação extrajudicial, é possível comprovar em um processo judicial que a empresa notificada teve ciência sobre os fatos.

Pode-se enviar a notificação por e-mail?

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceu a validade de notificações extrajudiciais por correspondência eletrônica.

No entanto, o simples envio do e-mail não é suficiente para se comprovar o recebimento da notificação. Então, ao enviá-la por e-mail, deve-se tomar alguns cuidados.

Para servir como comprovação de notificação, deve-se ter algum comprovante de que o notificado recebeu o e-mail. Isso pode acontecer por uma resposta de confirmação de recebimento. Outra alternativa são os softwares – como o mailtrack – que verificam se a pessoa recebeu e se leu o e-mail.

Em todos os casos, deve-se comprovar também a titularidade do endereço eletrônico. Ou seja: deve ser possível comprovar que o notificado é titular do endereço para o qual o e-mail foi enviado.

Recebi uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca: o que fazer?

Por outro lado, caso você esteja passando por uma situação inversa e tenha recebido uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca, precisa prestar atenção em alguns pontos.

Sem dúvida, o primeiro passo é verificar o cabimento da notificação extrajudicial. Ou seja: deve-se verificar se o notificante, de fato, tem o direito sobre o uso da marca.

Para isso, verifique se existe um registro, através de uma pesquisa no banco de dados do INPI. Além disso, leve em consideração se a sua marca está registrada junto ao INPI.

Nesse ponto, caso ambas as empresas tenham registro, é importante verificar em quais datas as marcas foram registradas. Isto dirá qual foi a empresa que registrou a marca antes.

Quais as opções após a notificação

A partir dessa pesquisa, você terá alguns caminhos para seguir:

1. Caso você entenda que os argumentos da notificante estão certos, você deve parar imediatamente o uso da marca e providenciar a troca para outra marca, seguindo, então, o devido registro desta.

2. Você também pode entrar em contato com o notificante e buscar um acordo, uma licença de uso ou outra forma de resolução amigável do conflito.

3. Você pode responder à notificação, através de uma contranotificação.

O que fazer diante da perda do direito de usar a marca

Caso toda situação provoque a perda do direito de usar a marca, deve-se providenciar uma nova marca. No entanto, é necessário tomar todos os cuidados para não cometer o mesmo erro novamente.

Todos os cuidados passam, necessariamente, pela obrigação de registrar a nova marca no INPI, para proteger os direitos de uso exclusivo.

Então, antes de fazer o pedido, você deve se certificar que não existe nenhuma outra marca registrada igual ou semelhante à que você pretende registrar. Essa é a pesquisa de viabilidade do INPI.

Pesquisa de viabilidade no INPI

Talvez você já saiba, mas a pesquisa consiste em um estudo prévio no site do INPI, com intuito de identificar se já existem outras marcas iguais ou semelhantes ao seu.

A partir do resultado da pesquisa, será possível verificar a viabilidade dessa marca que você pretende registrar e, só então, seguir com o pedido de registro.

Essa pesquisa pode evitar problemas sérios. Afinal de contas, evita que você cometa novamente um plágio de marcas por simples desconhecimento.

Apenas para enfatizar, como você já sabe, não é necessário comprovar a má-fé ou a intenção para se caracterizar um plágio de marca.

Como fazer uma resposta a uma notificação extrajudicial?

Como você já sabe, a forma de responder uma notificação extrajudicial é através de uma contranotificação por direitos autorais.

De forma geral, a própria notificação já estabelece um prazo, os requisitos e elementos que servirão de fundamento para a resposta.

Então, por exemplo, se a notificação extrajudicial indica que o elemento nominativo das marcas são idênticos, deve-se contrapor esse argumento. Nesse caso, seria interessante demonstrar que os nomes das marcas são diferentes.

Outro argumento interessante é indicar que, apesar de as marcas serem semelhantes ou idênticas, as empresas atuam em áreas de atuação completamente distintas. Nesse ponto, lembre-se que o direito de uso de marca restringe-se à área de atuação e ao território nacional.

Então, um restaurante “Lagosta” pode registrar a sua marca, mesmo que já exista uma marca de roupas com o mesmo nome. Afinal de contas, apesar de ambas empresas atuarem no Brasil, exercem atividades em segmentos econômicos completamente distintos.

Caso couber, você pode demonstrar que a sua marca tem um registro no INPI mais antigo ou, então, que a marca foi desenvolvida muito antes da notificante.

Como proteger sua marca juridicamente

Já deu para perceber que essas situações – tanto o envio, quanto o recebimento de notificação extrajudicial – envolvem muitos detalhes e tomadas de decisões importantes, não é mesmo?

É por isso que se recomenda conversar com uma assessoria jurídica personalizada, para entender quais são as suas necessidades específicas e para produzir recomendações úteis ao seu negócio e a sua sociedade.

Escrito por Beatriz Coelho, redatora e mestra em Direito.

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