Como recorrer de um pedido de registro de marca indeferido?

pedido de registro de marca indeferido

O que fazer quando você tem seu pedido de registro de marca indeferido?

Nem sempre o processo de registro de marca no INPI é simples. Muitas vezes, ele pode vir acompanhado de alguns percalços pelo caminho. A maior dificuldade, nesses casos, é ter o pedido de registro de marca indeferido pelo INPI.

Bom, se isso aconteceu com você, você pode estar se perguntando: por que isso aconteceu? É possível recorrer dessa decisão? O que o recurso precisa ter para ser aceito?

Enfim, são muitas dúvidas e burocracias. E é disso que vamos falar hoje. Com essas informações, você vai saber como agir, e o caminho vai ficar muito mais claro.

O que quer dizer pedido de registro de marca indeferido?

Antes de mais nada, é necessário entender o que o significa “pedido de registro de marca indeferido”.

Pois bem. Em outras palavras, quer dizer que o INPI negou o pedido de registro de marca por algum motivo. O indeferimento é o contrário de deferimento, que é a aprovação do pedido ou a concessão do registro de marca ao solicitante.

De maneira geral, existem alguns motivos para o INPI negar o pedido:

  1. Descumprimento dos requisitos;
  2. Coincidência de marcas do mesmo segmento econômico;
  3. Marcas enganosas;
  4. Símbolos oficiais;
  5. Termos ofensivos;
  6. Termos genéricos.

1. Descumprimento dos requisitos para registro de marca

Você pode ter seu pedido de registro de marca indeferidos, se o pedido de registro de marca não cumpre algum dos requisitos para registro de marca no INPI, nos termos da legislação de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96

Por exemplo, se o pedido não acompanhar o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (art. 155, III) e o depositante não suprir a exigência do INPI de apresentá-lo em 5 dias, o pedido pode ser indeferido.

Ou então, por exemplo, se o requerimento ou qualquer documento que o acompanhem forem apresentados em idioma estrangeiro sem a respectiva tradução (art. 155, parágrafo único).

2. Coincidência de marcas no mesmo segmento econômico

Outra possibilidade de pedido de registro de marca indeferido é se existir coincidência entre duas marcas no mesmo segmento econômico

Em outras palavras, já existe no banco de dados do INPI uma marca idêntica ou semelhante no mesmo setor.

Esse é o caso de indeferimento para evitar que se cometa um plágio de marca. Quando a marca solicitante reproduziu ou imitou a representação visual de uma marca que já foi registrada no mesmo segmento econômico.

O principal motivo dessa decisão é, portanto, a chance de confusão entre as duas marcas. Afinal de contas, as pessoas podem comprar um produto pensando ser outro.

No entanto, é possível registrar duas marcas iguais desde que as empresas desenvolvam atividades comerciais diferentes.

Um exemplo clássico de marcas iguais é a Revista Veja e os produtos de limpeza Veja. Repare que, apesar de terem nomes iguais, são marcas que desempenham atividades econômicas completamente diferentes.

É o mesmo caso da empresa aérea Gol e o modelo de carro Gol da empresa Volkswagen.

3. Margas enganosas

Como o próprio nome sugere, são nomes de marcas que podem levar a pessoa consumidora a comprar algo que, na verdade, não é.

É, por exemplo, o caso de um biscoito com nome “Ultrasaudável”, mas que, na verdade, é um alimento ultraprocessado com ingredientes artificiais.

4. Símbolos oficiais

Não é possível registrar marcas que tenham símbolos, bandeiras, brasões oficiais. Ou que imitem qualquer um desses elementos.

5. Termos ofensivos

Também não é possível registrar marcas que contenham termos ou palavras ofensivos. Essa regra estende-se também ao desenho do logotipo.

6. Termos genéricos

Não é possível ter o direito exclusivo de marca sobre uma palavra ou uma expressão genérica. Isso significa que não se pode registrar palavras comuns para se referir a uma marca.

O que fazer quando o registro de marca é indeferido?

“Tive o pedido de registro de marca indeferido. E agora?”.

Se o seu pedido de registro não se encaixa em nenhuma das hipóteses de impedimento, você ainda pode recorrer da decisão.

O artigo 212 da  Lei nº 9.279/96 estabelece que “salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias”.

Nesse caso, é o presidente do INPI que decidirá sobre o recurso. Encerrando-se assim a instância administrativa, conforme §3º, do artigo 212.

Ou seja: você tem 60 dias para providenciar o recurso contra a decisão de indeferimento. A contagem deste prazo começa no momento em que a decisão do indeferimento foi publicada.

As decisões podem ser consultadas na movimentação processual no próprio site do INPI ou na Revista da Propriedade Intelectual – RPI.

Como fazer o recurso ao indeferimento de marca?

O primeiro passo para fazer o recurso no INPI é avaliar a decisão. Ou seja: verificar quais os motivos que levaram ao indeferimento do registro da marca.

Antes de mais nada, você precisa entender o que motivou a negativa do INPI. Isso é essencial na fundamentação do seu recurso.

Entre os erros mais comuns dos examinadores do INPI destacam-se:

  • Identificar impedimento em produtos ou serviços de outras classes não colidentes;
  • Entender que um produto já registrado e totalmente diferente é um impedimento para o registro;
  • Apontar como impedimento processos em que a palavra colidente é de uso comum. Ou seja: não deve ter exclusividade;

Como fazer o protocolo de um recurso no INPI?

Para fazer o protocolo do recurso no INPI, você deve seguir os seguintes passos:

  • Gerar a guia de recolhimento (GRU):

Acesse a página do INPI e faça seu login. Depois disso, selecione o item “Marcas” no “Tipo de serviço” na seção “Dados do serviço”.

Na opção “Serviço”, escolha o item 333 e no campo “o objeto da petição se refere a” selecione “Contra decisão em processo de registro”.

Pronto! Agora você deve pagar o valor da GRU para dar continuidade ao recurso.

Protocolo do recurso

Depois de efetuar o pagamento da GRU, você deve acessar a página e-marcas do INPI. Você deve inserir o número da GRU e clicar em avançar. O sistema só prosseguirá se você tiver feito o pagamento da guia.

Após esse processo, você será encaminhado para a página de apresentação do recurso. É o momento que você deve preencher a ficha e anexar seu recurso no processo.

Decisão do recurso no INPI

Como já foi explicado, a decisão sobre os recursos de indeferimento do pedido de registro é do presidente do INPI.

Então, depois do protocolo, haverá um prazo de análise e o Instituto emitirá a decisão do recurso.

Caso a decisão do recurso seja positiva

Se a decisão do recurso for positiva, o INPI deverá reverter a decisão de indeferimento. Isso significa que será possível fazer o registro da marca no INPI.

No entanto, o registro só deve ser concedido depois da comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão.

Então, após a decisão do recurso, o solicitante tem até 60 dias para pagar uma taxa de concessão de registro. Só assim terá direito ao certificado de propriedade da marca.

Caso este prazo se encerre e não se faça o pagamento da taxa, o pedido de registro será arquivado. Isso significa que para ter direito sobre a marca será necessário abrir uma nova solicitação junto ao INPI.

Se a decisão do recurso for negativa

Caso o INPI entenda que as razões do recurso não são pertinentes, a decisão de indeferimento será mantida.

Sendo assim, o pedido de registro será arquivado e a instância administrativa se encerrará, conforme prevê o §3º do artigo 212 da Lei nº 9.279/96.

Nesse caso, todas as discussões sobre o indeferimento do pedido de registro de marcas deverão se tornar judiciais. Isso porque somente a instância judicial poderá retomar o pedido de registro dessa marca.

Já deu para perceber que o registro de marcas no INPI envolve muitos detalhes e tomadas de decisões importantes, não é? É por isso que talvez seja difícil fazê-lo sem orientação.

Para garantir que a marca seja protegida, recomenda-se conversar com uma assessoria jurídica personalizada. A assessoria irá entender quais são as suas necessidades específicas e fornecerá recomendações úteis ao seu negócio e a sua sociedade.

 

Escrito por Beatriz Coelho, redatora e mestra em Direito.

 

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