Entenda melhor o que é a cessão de marca?
Não sei se você sabe, mas os direitos de propriedade industrial são bens móveis, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 9.279/96, que é a Lei de Propriedade Industrial.
Da mesma forma que se pode transferir qualquer bem material – como um carro, um notebook ou um celular, por exemplo – para uma nova pessoa proprietária, também é possível transferir a titularidade de uma marca.
É o que se chama, então, de cessão de marca.
Isso significa que titulares de uma marca podem ceder, de forma definitiva, os direitos para outra outra empresa ou pessoa, através de um instrumento de cessão.
O que é a cessão de marca?
De forma geral, a cessão de marca no INPI é a transferência dos direitos sobre a marca a outra pessoa física ou jurídica.
Denomina-se quem recebeu os direitos sobre a marca de cessionária, e quem transferiu os direitos de cedente.
Assim, a cessão de marca funciona como a venda ou doação de veículos, imóveis ou outros bens. Afinal de contas, transfere-se a propriedade da marca.
Ou seja: o comprador ou donatário passa a ser o novo detentor de todos os direitos sobre a marca.
Formas de cessão de marca
A cessão de marca pode acontecer de duas formas:
- De forma gratuita, em caso de doação; ou
- De forma onerosa, quando envolve uma contraprestação financeira em uma venda.
Quem pode transferir a marca
A transferência de marca pode acontecer com registros de marcas concluídos e com pedidos de registro de marcas no INPI, que ainda estão em trâmite.
Além do mais, a partir de 09/03/2020, com a Resolução INPI/PR nº 244/2019, a transferência pode valer para registros em sua totalidade ou apenas de parte dos produtos ou serviços especificados na marca.
Nesse caso, deve-se fazer uma transferência com divisão.
Exemplos famosos de cessão de marca
Um exemplo de cessão de marca aconteceu em 2014, quando a multinacional Lenovo comprou a empresa de telefonia móvel Motorola.
Nesse caso, aconteceu a cessão de marca da Motorola para a Lenovo. Já que a Motorola transferiu os direitos sobre a marca para a Lenovo.
Os efeitos da cessão de marca atingem também a propriedade da marca. Isto é, os antigos titulares da marca pedem todos os direitos sobre ela.
A partir de então, apenas o novo titular possui o direito de usá-la de forma exclusiva.
Requisitos para a cessão de marca
O artigo 134 da Lei nº 9.279/96 estabelece que “o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.
A Lei de Propriedade Industrial deixa claro que o único requisito para a cessão da marca é que quem receberá os direitos sobre a marca atenda aos requisitos para tê-los.
Veja, então, quais são os requisitos:
Compatibilidade da atividade da pessoa jurídica ou física com o produto ou serviço
Nesse ponto, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estabelece que a pessoa jurídica ou física cessionária deve ter atividade compatível com o produto ou serviço daquela marca.
Ou seja: não é qualquer pessoa ou empresa que pode comprar ou receber a doação de uma marca.
O INPI só concede a transferência de titularidade de marca entre empresas que atuam no mesmo segmento econômico ou que desempenham atividades semelhantes.
Então, por exemplo, uma empresa do ramo alimentício não pode ceder sua marca a uma empresa de peças de automóveis.
Afinal de contas, a empresa cessionária deve exercer atividade comercial compatível, sob pena de ter o pedido de transferência negado.
Caso as empresas atuem em segmentos econômicos distintos, para que a transferência seja deferida, é fundamental alterar o CNPJ da nova titular perante a Junta Comercial.
A cessão de marca compreende todos os registros e pedidos da empresa
Além do mais, a cessão de marca deve compreender todos os registros e pedidos em nome da empresa cedente, de marcas iguais ou semelhantes, referentes ao produto ou serviço.
É o que também estabelece o art. 135 da LPI.
Entretanto, excetuam-se dessa regra os grupos de empresas, já que as empresas têm controle suficiente para não cometer erros ou confusões que prejudiquem a concorrência e as pessoas consumidores.
Hipóteses de cessão de marca
Bom, os motivos para a cessão de marca são diversos. Entretanto, as principais hipóteses são:
- A venda da marca para outra pessoa jurídica ou física;
- A necessidade de troca de titular;
- A vontade de transferir a titularidade de pessoa física para pessoa jurídica;
- Em situações em que as atividades da empresa se encerraram, mas permanece o desejo de manter a marca.
Diferença entre cessão de uso de marca e transferência de marca
Pois bem. A diferença entre cessão de uso de marca e transferência de marca é, na verdade, bastante sutil.
Em resumo, a cessão de uso de marca é apenas um dos tipos de transferência de marcas. No entanto, existem outros tipos de transferência de marca do INPI.
Vou explicar melhor. A transferência da marca acontece quando se passam os direitos de propriedade e de uso de marca de uma pessoa jurídica ou física para outra.
No entanto, existem diversas formas disso acontecer.
A transferência por cessão é somente uma dessas formas. As outras formas são:
1. Transferência de marca por incorporação ou fusão
A transferência por incorporação ou fusão é quando uma ou mais sociedades absorvem outra e fusão é quando duas ou mais sociedades se unem para constituir uma nova sociedade.
2. Transferência de marca por cisão
A transferência por cisão é quando uma empresa transfere parcelas do patrimônio para outra sociedade.
3. Transferência de marca por sucessão legítima ou testamentária
A transferência por sucessão legítima ou testamentária é quando se transfere a marca por decisão judicial sobre partilha de bens, em razão do falecimento de alguém.
4. Transferência de marca por falência
A transferência por falência é quando empresas compõem o patrimônio da massa falida e transferem as marcas por decisão judicial.
Como fazer a cessão de marca no INPI?
Quando você imagina a transferência de marcas por cessão, vem à cabeça uma grande negociação, certo?
Bom, esse processo de cessão de marcas é realmente bastante burocrático. Isto porque se deve formalizar a cessão por um instrumento contratual e certos procedimentos perante o INPI.
1. Contrato de cessão de marca
Em primeiro lugar, deve-se elaborar um contrato cessão – que também pode-se chamar contrato de compra e venda – junto ao INPI.
2. Petição de anotação de transferência de titular
Além disso, para transferir a titularidade de marca através da cessão de direitos, deve-se solicitar o protocolo da petição de anotação de transferência de titular perante o INPI.
Nesse momento, é necessário apresentar a qualificação completa da empresa cedente, do cessionário e das testemunhas (com nome dos sócios, número do CNPJ e endereço), além do número do registro, os poderes das pessoas signatárias, do nome da marca e da data do pedido.
3. Documentos necessários para a cessão de marca
Também deve-se apresentar os seguintes documentos:
- Documentos de identidade da pessoa que cederá e quem receberá a titularidade da marca;
- CNPJ e Quadro de Sócios e Administradores;
- Petição com os dados e fatos da transferência;
- Comprovante da taxa de transferência de marca;
- Instrumento comprobatório da cessão, com a qualificação completa das partes e os poderes de representação dos signatários.
- Instrumentos de procuração para comprovar os poderes das pessoas signatárias;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, sem a necessidade de firmar juramento.
Depois do pedido, é o próprio INPI que é responsável pela publicação da cessão de marca, com a qualificação completa do cessionário, nos termos do art. 136 da LPI.
Esse é o documento que oficializa a transferência do direito de uso e propriedade de marca.
Já deu para perceber que todo processo de transferência de marca, inclusive o contrato cessão, é bastante burocrático.
No fim, não é tão simples quanto parece. Você até pode fazê-lo por sua própria conta. Só que, assim como todos os outros tipos de contrato, talvez seja difícil fazê-lo sem orientação.
Para garantir a sua segurança jurídica, recomenda-se conversar com uma assessoria jurídica personalizada.
A assessoria irá entender quais são as suas necessidades específicas e fornecerá recomendações úteis ao seu negócio e a sua sociedade.
Escrito por Beatriz Coelho, redatora e mestra em Direito.
