Uso indevido de marca registrada: da proteção aos seus direitos

O uso indevido de marca registrada pode ter consequências sérias. Afinal de contas, a marca é a principal conexão entre a empresa e os clientes. E ninguém quer correr o risco de perder o direito de usá-la.

Então, vou te mostrar as possíveis consequências. Assim, você terá uma ideia do risco de não ter sua marca registrada no INPI.

O que caracteriza uso indevido de marca registrada?

Apesar de o registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI – ser a melhor forma de protegê-la, ainda podem acontecer alguns problemas.

De forma geral, os problemas referem-se ao uso indevido da marca. Imagine a seguinte situação: uma empresa que desenvolve produtos com a imagem do mascote da FIFA para vender na época da Copa do Mundo. Nesse caso, a empresa está utilizando a marca da FIFA para vender seus produtos.

Pois bem. Foi assim que a FIFA identificou mais de 450 casos de uso indevido de marcas na Copa do Mundo de 2014: desde capas para celular com o símbolo da Copa até copos com a imagem do Fuleco, mascote da época.

O uso indevido de marca registrada, enfim, acontece quando alguma empresa reproduz ou copia uma marca que já existe. Ou seja: é um plágio de marca.

Para configurar o uso indevido a marca precisa ser registrada?

Sim. O uso indevido de marca pressupõe que a marca tenha sido registrada no INPI. Isto é, somente é garantida a proteção das marcas que já foram registradas.

Sem o registro do INPI, fica mais difícil reunir provas de que você desenvolveu a concepção daquela marca antes da cópia. Consequentemente e em via de regra, em uma ação judicial, a empresa que registrou a marca primeiro recebe o direito de usá-la com exclusividade.

É importante ressaltar que o registro serve ao segmento econômico. Ou seja: só se configura uso indevido de marca se forem empresas do mesmo segmento.

Por exemplo: um restaurante pode usar uma marca chamada “Lagosta”, sem incorrer no uso indevido de marca, mesmo que já exista uma loja de roupas registrada com o mesmo nome. Afinal de contas, são segmentos econômicos distintos.

É necessário demonstrar a má-fé da empresa que copiou a marca?

Não. Antes de explicar o porquê dessa pergunta, contudo, é necessário um esclarecimento.

Existem condutas, é claro, que não são intencionais.

Por exemplo, digamos que o restaurante “Lagosta”, citado acima, se localize em Florianópolis e descubra que existe outro restaurante chamado “Lagosta”, mas em Recife, criado 5 anos antes dele, com marca registrada no INPI.

Como ele não tinha conhecimento da existência desse outro restaurante, talvez ele não tenha agido de má-fé, isto é, intencionalmente. Mas o maior erro foi não procurar se a marca era registrada.

A caracterização do uso indevido de marca registrada independe da demonstração de má-fé.

Isso quer dizer que, mesmo que não exista a intenção, deve-se arcar com as consequências do uso indevido da marca.

Então, mesmo de boa-fé, se a sua marca não estiver registrada, você pode cometer plágio por desconhecimento.

E, caso seja descoberto o uso ilegal, pode perder o direito de usar a marca.

O uso indevido de marca registrada é um crime?

Sim. O uso indevido de marca registrada é um crime no Brasil, nos termos do artigo 184 do Código Penal. Isso porque configura um descumprimento à Lei nº 9.610/98, que é a legislação sobre direitos autorais.

Quer dizer, o uso indevido de marca registrada pode levar a uma condenação de violação de direito à propriedade intelectual.

Afinal, quais são as consequências do uso indevido de marca registrada?

Como foi dito, o uso indevido de marca registrada é um crime. A pena pode ser de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos ou multa.

A multa pode ser indenizatória sobre danos morais (conforme decisão do STF de fevereiro de 2018) ou sobre danos financeiros que o titular da marca sofreu sobre o uso ilegal da marca.

Além de arcar com as indenizações e os custos processuais, pode-se determinar a imediata suspensão do direito de usar aquela marca. Quer dizer, a empresa pode ser intimada a retirar todos os elementos da empresa que remetem à marca.

Para ter uma ideia, o valor de uma indenização por uso indevido de marca pode chegar a 5% do faturamento bruto dos últimos 5 anos de uma empresa.

O que fazer para evitar usar uma marca de forma ilegal

Você pode evitar de cometer um plágio de marca a partir desses dois passos:

1.Faça uma pesquisa antes de registrar a sua marca.

Antes de tudo, você deve ter certeza que não existe algum registro de marca igual ou muito semelhante à sua. Por isso, deve fazer uma pesquisa de viabilidade no INPI.

A pesquisa de viabilidade consiste em um estudo prévio no site do INPI, com intuito de identificar se já existem outras marcas com nomes semelhantes ou iguais à sua. 

Então, retomando o exemplo, se você quer registrar a marca de um restaurante com o nome “Lagosta”, deve verificar se no segmento econômico de restaurantes e lanchonetes já existe alguma marca com esse nome. 

A partir dos resultados da pesquisa, será possível verificar a viabilidade da marca que você quer registrar e, só então, você poderá seguir com o pedido do registro no INPI. 

Apesar de parecer simples, essa pesquisa é fundamental no processo de registro de marcas. Isso porque ela pode evitar muitos problemas. 

Afinal de contas, como você já sabe, não é necessário que se comprove má-fé para caracterizar um plágio de marcas. Isso significa que você pode cometer um plágio por puro desconhecimento de outras marcas. 

2. Faça o registro da sua marca

Depois de verificar a viabilidade da marca e você tiver certeza sobre a inexistência de outra marca igual à sua, você deve iniciar o pedido de registro de marca.

O registro de marcas pode ser feito por pessoas jurídicas ou físicas, através do que dispõe a Lei nº 9.279/96.

Veja os principais benefícios de ter sua marca registrada no INPI:

Exclusividade e segurança do direito sobre a marca

O registro no INPI protege os direitos da sua marca. Quer dizer, a partir do registro, garante-se exclusividade do direito sobre a marca, em todo território nacional, dentro do mesmo segmento econômico.

Ou seja: o registro confere segurança sobre o uso daquela marca. Sendo assim, em caso de plágio, você poderá tomar providências quanto ao uso indevido da sua marca.

Credibilidade e profissionalismo

Como se não bastasse, uma marca registrada transmite credibilidade e profissionalismo ao público consumidor. Sem dúvida, isso reflete na imagem do produto ou do serviço.

Possibilidade de franqueamento da empresa

Além do mais, o pedido de registro da marca também é requisito para iniciar o processo de franqueamento da empresa. Exige-se que, pelo menos, tenha-se dado início ao processo junto ao INPI.

Licenciamento do produto e exploração do nome da marca

Em proporções maiores, a partir do registro da marca, pode-se fazer o licenciamento do produto e explorar o uso do nome. Algumas marcas famosas como a Coca-Cola, a Nestlé e a Pantone criam inúmeras possibilidades de lucro com o desenvolvimento de linhas de produtos licenciados.

O que fazer se sua marca estiver sendo usada indevidamente?

Se você já registrou a sua marca no INPI e descobriu que estão usando sua marca de forma ilegal, você deve notificar a outra empresa de forma extrajudicial.

Nesse ponto, é importante frisar que o INPI não fiscaliza o plágio de marca. Isso significa que se você encontrar uma cópia da sua marca, deve tomar as providências.

Nesse caso, você deve notificar a outra empresa sobre a situação. A notificação extrajudicial é uma medida mais amigável, em que existe abertura de negociação.

É, portanto, o passo anterior a uma ação judicial. Mas, normalmente, já é suficiente para que a empresa pare de usar a sua marca de forma ilegal.

Para enviar a notificação extrajudicial, é importante contar com o auxílio de uma assessoria jurídica.

 

Escrito por Beatriz Coelho, redatora e mestra em Direito.